פרק ד': העילה והתרופות בשל הפרת עיצוב

1. הפרת עיצוב - עוולה - צו מניעה

סעיפים 73 ו- 74 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובעים כדלקמן:

"73. הפרת עיצוב - עוולה

הפרת עיצוב היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש), יחולו עליה, בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות חוק זה.

74. צו מניעה בשל הפרת עיצוב

בתובענה בשל הפרת עיצוב זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה, אלא-אם-כן מצא בית-המשפט כי קיימים טעמים המצדיקים שלא להורות כן."

בדברי ההסבר נאמר {מופיעים כסעיפים 75 ו- 76 בהצעת החוק):

"פרק ז': תרופות בשל הפרת עיצוב

סעיפים 75 ו- 76

מוצע לקבוע כי הפרת עיצוב רשום תהווה  עוולה אזרחית, וכי הוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) יחולו עליה בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות הפרק (סעיף 75 המוצע). זאת, מכיוון שהמסגרת החוקית הכללית בשאלות של אשם, אחריות, פיצויים וצווי מניעה מצויה בפקודת הנזיקין. עוד מוצע לקבוע מפורשות, ובהתחשב באופייה של הפגיעה (פגיעה בזכות הקניינית), כי ברירת המחדל בתובענה בשל הפרת עיצוב תהיה הענקת צו מניעה כנגד ניצול העיצוב, אלא בהתקיימם של טעמים המצדיקים שלא לעשות כן, במקרה הפרטני שהובא לפני בית-המשפט (סעיף 76 המוצע). זאת יש לסייג: כאמור בדברי ההסבר לסעיף 33, הבחינה לעניין עיצוב רשום היא מוגבלת מעצם טבעה. נוסף על כך, כשירותו של עיצוב לא רשום תיבחן בפעם הראשונה בבית-המשפט. על-כן, בית-המשפט יוכל שלא להעניק צו מניעה, במקרים המתאימים.

הוראות דומות קיימות בחוק זכות יוצרים (סעיפים 52 ו- 53)."

2. פיצויים בלא הוכחת נזק

סעיף 75 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"75. פיצויים בלא הוכחת נזק

(א) בתובענה על הפרת עיצוב, רשאי בית-המשפט, על-פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

(ב) בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף-קטן (א) רשאי בית-המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) היקף ההפרה;

(2) חומרת ההפרה;

(3) הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית-המשפט;

(4) הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית-המשפט;

(5) מאפייני פעילותו של הנתבע;

(6) טיב היחסים שבין הנתבע לתובע;

(7) תום-לבו של הנתבע, בהתחשב בין השאר במגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים ביחס למוצרים מהתחום שאליו משתייך המוצר נושא העיצוב.

(ג) לעניין סעיף זה יראו הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כהפרה אחת.

(ד) השר, באישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את הסכום הקבוע בסעיף-קטן (א)."

סעד זה דומה לסעדים כאלה שקיימים בחוק זכויות יוצרים, חוק לשון הרע ועוד. יוער כי פקודת הפטנטים והמדגמים, שבוטלה בחוק זה, לא הכילה סעיף שכזה ובתי-המשפט נזקקו להערכות נזק שונות כמתואר בפסיקתם להלן.

ב- ע"א 8951/10 {המערערת נ' המשיבים, תק-על 2014(4), 3854 (2014)} דן בית-המשפט העליון במסגרת ערעור שהגישו חברות בעלות מדגמים רשומים, בגובה הפיצוי שנפסק להן בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים של מוטות לנשיאת דגל המיועדים להתקנה על כלי רכב, תוך קיזוזו מחובן לחברה העוסקת בייצור מוצרי פלסטיק.

השופט נ' סולברג ציין, כי סעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, שעניינו בפיצויים בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים, ואשר נוקט בלשון "דמי הנזק שיפסוק בית-המשפט" - אינו מונע - על-פי לשונו ועל-פי תכליתו - פיצוי המבוסס על נזק לכאורי שנגרם לבעל הזכות במדגם {להלן גם: "המעצב"} - דהיינו, אבדן רווחים שניתן היה להפיק, או לחילופין פיצוי על בסיס רווחיו של המפר, כלומר, פיצוי בשל עשיית עושר ולא במשפט.

אולם, סוגיית הכללים המנחים לפיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים, נדונה בבית-המשפט העליון, בפסק-דין אחד משנות השישים, שבו קבע כב' השופט י' זוסמן, כי "לא נקבע בסעיף 37(2) כל סכום מכּסימלי" לגבי דמי הנזק "כפי שיוערכו על-ידי בית-המשפט", והחזיר את הדיון לבית-המשפט המחוזי לצורך המשך בירור סוגיית הנזק {ע"א 269/63 גינת נ' סידס, פ"ד יז(4), 2551, 2553 (1963)}. 

בדונו בשאלה המרכזית - עקרונות חישוב הפיצויים לנזקי המעצב, בעל הזכויות במדגמים - ציין בית-המשפט העליון, כי בהיעדר כללים מנחים בסוגיית חישוב הפיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים לפי סעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, בהיותה פקודה מנדטורית, ארכאית, נדרש לסקירת משפט משווה, במיוחד לדין האנגלי.

בית-המשפט העליון סקר את המשפט המשווה, וציין כי הן בהתאם לדין האנגלי, הן בהתאם לדין האמריקאי, אין מניעה מלפסוק פיצוי בגין הפרת זכויות במדגם רשום על בסיס אובדן הרווחים שניתן לייחס למעצב, או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר.

בית-המשפט פסק, כי זוהי הפרשנות הראויה ליציקת תוכן בסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים. פרשנות זו, גם מתיישבת עם האינטרס שבמתן הגנה עודפת לבעל הזכויות במדגם הרשום ביחס לבעל הזכויות במדגם הלא רשום. מסקנה זו ביחס לפרשנות הראויה לסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, מתחזקת גם לנוכח הדין הקנדי, המאפשר גם הוא פיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים על בסיס אובדן הרווח של המעצב או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר.

3. דין וחשבון

סעיף 76 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"76. דין וחשבון

בתובענה בשל הפרת עיצוב, רשאי בית-המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון לתובע לגבי פרטי ההפרה; השר רשאי לקבוע דרך למתן דין וחשבון לפי סעיף זה."

בדברי ההסבר נאמר {מופיע כסעיף 77 בהצעת החוק}:

"סעיף 77

מוצע להוסיף הוראה המסמיכה את בית-המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון לתובע לגבי פרטי ההפרה. הדבר חשוב לתובע לצורך הוכחת נזקו, ועשוי אף לסייע לבית-המשפט בכל הנוגע לכימות הנזק שנגרם.

הוראות דומות קיימות בסעיף 183(ד) לחוק הפטנטים, בסעיף 15 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"), ובסעיף 57 לחוק זכות יוצרים."

4. סעדים לעניין מוצרים נושאי עיצוב שהזכות בו הופרה

סעיף 77 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"77. סעדים לעניין מוצרים נושאי עיצוב שהזכות בו הופרה

(א) בסיום הדיון בתובענה בשל הפרת זכות בעיצוב רשאי בית-המשפט, לאחר ששקל בין השאר את חומרת ההפרה ואת עניינו של אדם אחר הנוגע בדבר שאינו צד לתובענה, להורות על:

(1) עשיית פעולה לגבי המוצרים נושאי העיצוב שהזכות בו הופרה (בסעיף זה: "מוצרים מפרים") שמטרתה למנוע נזק מבעל הזכות בעיצוב, ובכלל זה העברת הבעלות באותם מוצרים לידי התובע אם ביקש זאת, או השמדתם; ואולם הורה בית-המשפט על העברת הבעלות כאמור, רשאי הוא, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש במוצרים המפרים, לחייבו בתשלום כפי שיקבע;

(2) עשיית פעולה בנכסים ששימושם העיקרי והמרכזי היה לייצורם של מוצרים מפרים שמטרתה למנוע את המשך ההפרה שבה דן בית-המשפט או הפרה אחרת של זכות בעיצוב.

(ב) הוראות סעיף-קטן (א) יחולו גם לגבי מוצר המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את העיצוב, והכול בכפוף להוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968."

בדברי ההסבר נאמר {מופיע כסעיף 78 בהצעת החוק}:

"סעיף 78 לסעיף-קטן (א)

מוצע להסמיך את בית-המשפט להורות, עם סיום הדיון בתובענה וככל שנמצא כי היתה הפרה של עיצוב, על השמדת המוצרים נושאי העיצוב או על עשיית כל פעולה אחרת בהם (פסקה (1)) וכן על העברת הבעלות במוצרים נושאי העיצוב לתובע. אם מצא בית-המשפט כי התובע עשוי לעשות שימוש בעיצובים מפרים אלה, יוכל לחייבו בתשלום כפי שייקבע (פסקה 2). זאת, כדי ליצור איזון ראוי בין זכויות הצדדים: בעל העיצוב, שזכותו הופרה, מחד גיסא, ומפר העיצוב, אשר ייתכן שהפרתו בוטאה במוצר יקר ערך, מאידך גיסא.

לסעיף-קטן (ב)

מוצע לקבוע כי הוראות סעיף-קטן (א) יחולו גם לגבי אדם שלא הפר בעצמו את העיצוב, וזאת בשל האופי הקנייני של זכות העיצוב, וכדי להקנות לתובע עילת תביעה כנגד צד שלישי בכל הנוגע לעיצובים המפרים. אולם, מוצע להכפיף זכות זו לתנאי תקנת השוק הקבועים בסעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1986. כלומר, אדם שרכש את המוצר נושא העיצוב בתנאי תקנת השוק לא יהיה חשוף לתפיסת המוצר נושא המדגם כאמור בסעיף-קטן(א). זאת כדי שלא לגרוע מהאיזונים שמבטא חוק המכר. הוראות דומות קיימות בסעיף 60 לחוק זכות יוצרים ובסעיף 21 לחוק עוולות מסחריות."

5. מפר תמים

סעיף 78 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"78. מפר תמים

(א) בתובענה בשל הפרת עיצוב, לא יחוייב המפר בתשלום פיצויים עקב ההפרה אם לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימות זכויות בעיצוב.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף-קטן (א), חזקה כי המפר ידע שקיימות זכויות בעיצוב בהתקיים אחד מאלה:

(1) העיצוב נרשם לפי סעיף 31;

(2) לעניין עיצוב לא רשום - העיצוב סומן לפי סעיף 62 או שפורסמה בקשה לרישומו לפי סעיף 22."

בדברי ההסבר נאמר {מופיע כסעיף 79 בהצעת החוק}:

"סעיף 79

מוצע להגביל את התרופות העומדות לרשותו של בעל העיצוב כלפי מפר תמים אשר לא ידע ולא היה עליו לדעת על קיומן של זכויות בעיצוב. מוצע לקבוע כי מפר תמים לא יחוייב בתשלום פיצויים או במתן דין וחשבון עקב ההפרה. מכך נובע שהסעד העיקרי שיהיה ניתן לקבל כנגד מפר תמים הוא צו מניעה. כמו-כן מוצע לקבוע, כי אם נרשם עיצוב כאמור בסעיף 33 או אם סומן עיצוב לא רשום כאמור בסעיף 63 או אם פורסמה הבקשה לרישומו כאמור בסעיף 23, חזקה כי ידע המפר שקיימות זכויות בעיצוב. סעיף זה מדגיש את היתרונות שברישום עיצוב בהגשת בקשה לרישומו לאחר פרסומה או בסימונו של עיצוב לא רשום. מטרתו היא לאזן בין זכותו של בעל העיצוב, לבין האינטרס הציבורי בתמרוצו להצהיר על מצב זכויותיו בו על-ידי מתן פומבי לזכויות אלה ו"הזהרת" הציבור לגבי קיומן, בדרך של רישום או של סימון. לכן, על-אף שעיצוב לא רשום יהיה מוגן אף אם לא סומן, הרי שאם לא סומן, לא תחול החזקה הקבועה בסעיף זה (ור' גם בדברי ההסבר לסעיף 70)."

6. ענישה פלילית

סעיף 92 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"92. עונשין

(א) המנצל עיצוב רשום דרך עיסוק ובאופן מסחרי, באחת הדרכים המפורטות להלן וללא רשות בעל העיצוב הרשום, בניגוד להוראות סעיף 66, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפרק זה: "חוק העונשין"):

(1) ייצור מוצר הנושא עיצוב הזהה לעיצוב רשום;

(2) ייבוא מוצר הנושא עיצוב הזהה לעיצוב רשום.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה."

סעיף 61 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע כדלקמן:

"61. שיעור הקנסות (תיקונים: התש"ם (מס' 3), התשמ"ב (מס' 2), התשמ"ג (מס' 2), התשמ"ד, התשמ"ד (מס' 3), התשמ"ו, התשמ"ז, התשמ"ט (מס' 2), התשנ"ג, התשנ"ו (מס' 5))

(א) על-אף האמור בכל חוק, מקום שהוסמך בית-המשפט בחוק להטיל קנס, רשאי הוא להטיל:

(1) אם קבוע לעבירה עונש מאסר עד שישה חודשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע לו סכום - קנס עד 14,400 שקלים חדשים;

(2) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משישה חודשים ולא יותר משנה - קנס עד 29,200 שקלים חדשים;

(3) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים - קנס עד 75,300 שקלים חדשים;

(4) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משלוש שנים - קנס עד 226,000 שקלים חדשים;

(ב) סעיף זה לא יפגע בהוראה המסמיכה את בית-המשפט לקנוס בסכומים העולים על הסכומים האמורים בסעיף-קטן (א) או בהוראות סעיף 63.

(ג) מקום שקבוע בחוק לעבירה נמשכת קנס או קנס נוסף לכל יום של עבירה רשאי בית-המשפט להטיל, במקום אותו קנס - קנס עד 1,400  שקלים חדשים.

(ד) סעיף זה אינו בא לשנות מסכומים שבית-המשפט מוסמך להטיל כקנס בשל אי-ציות לצו בעניין עדות או המצאת מסמכים או בשל בזיון בית-משפט."

7. אחריות נושא משרה בתאגיד

סעיף 93 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"93. אחריות נושא משרה בתאגיד

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף 92 (בסעיף זה: "עבירה") בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ב) נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו לפי סעיף-קטן (א), אלא-אם-כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה."

8. עיכוב בידי המכס

סעיף 110 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"110. עיכוב בידי המכס

(א) בעל עיצוב רשום שסבור כי זכותו הופרה או שקיים חשש סביר שתופר, רשאי למסור למנהל המכס הודעה בכתב שלפיה הוא בעל הזכות בעיצוב הרשום, ולבקש ממנו לעכב את שחרור הטובין שלטענת בעל העיצוב הרשום מפרים את זכותו בעיצוב, ולנהוג בהם כטובין שייבואם אסור על-פי פקודת המכס (בסעיף זה: "הודעה").

(ב) הודעה תכלול את כל אלה:

(1) העתק מהרישום של העיצוב בפנקס, וכן תיאור חזותי ברור של העיצוב הרשום המאפשר למנהל המכס להשוות בין העיצוב הרשום לבין הטובין המפרים, ובכלל זה צילומים, קטלוג או כל מסמך אחר המאפשר למנהל המכס לערוך השוואה כאמור;

(2) ציון מספיק של שם היבואן המייבא את הטובין המפרים או מספר המכולה שבה הם מובאים;

(3) פרטים נוספים ככל שאלה ידועים לבעל העיצוב הרשום, ובכלל זה שם האניה או אמצעי הייבוא שבהם מובאים הטובין המפרים, המועד שבו אותם טובין עומדים להגיע לישראל ומספר החבילות העומדות להתקבל.

(ג) בעל העיצוב הרשום ימציא למנהל המכס ראיות ראשוניות וכן ערבות עצמית בסכום שקבע מנהל המכס כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגרם על-ידי העיכוב, אם יתברר שהעיכוב לא היה מוצדק, וכן לשלם כל אגרה שנקבעה לעניין זה לפי פקודת המכס; לעניין סעיף-קטן זה יראו את המצאת כל הפרטים המנויים בסעיפים-קטנים (א) ו- (ב) כהמצאת ראיות ראשוניות.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על טובין מפרים שיובאו לשימוש עצמי.

(ה) בסעיף זה, "מנהל המכס" - המנהל כהגדרתו בפקודת המכס."

9. תחולה על המדינה

סעיף 111 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 קובע כדלקמן:

"111. תחולה על המדינה

(א) חוק זה יחול גם על המדינה, בכפוף להוראות סעיף-קטן (ב).

(ב)       (1) הוראות סעיף 12 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על עיצוב שעוצב בידי עובד המדינה.

(2) הוראות סעיף 13 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על עיצוב שהוזמן בידי עובד המדינה, והמדינה תהיה הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב לפי הזמנה כאמור.

(3) בסעיף-קטן זה, "עובד המדינה" - לרבות חייל, שוטר, וכל נושא משרה או בעל תפקיד על-פי חיקוק במוסד ממוסדות המדינה."

הסעיף קובע כי הוראות החוק יחולו גם על המדינה. בנוסף, על הפרת עיצוב עיצוב יחול הדין הכללי החל על המדינה ביחס לעוולות אזרחיות אחרות, בהתאם לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.

10. עקרונות יסוד שהורתם בתקדימים ודוגמאות - ישימים בהתאמה אף כיום לאחר חקיקת החוק

10.1 נטל ההוכחה

ב- ע"א 8951/10 {המערערת נ' המשיבים, תק-על 2014(4), 3854 (2014)} נדון ערעור על פסק-דינו בית-המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעת המערערת נגד המשיבים בגין הפרת מדגם רשום על דגם מסויים של שקיות.

בית-המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי הוכחת הטענה מוטלת על הנתבע, אשר מפיו היא באה. תוקפו של הרשום בפנקס המדגמים כראיה לכאורה בדבר תקפות הרישום עולה מלשונו המפורשת של סעיף 3(5) לפקודת הפטנטים והמדגמים. בהקשר קרוב נפסק כי בכל האמור לתקפותו של פטנט, לאחר שנרשם, רובץ נטל ההוכחה זה על הנתבע. בדומה, גם רישום של סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה לתקפות הסימן.

לעניין נטל הוכחת תקפות הרישום בפנקס, מקום בו זה הועמד בסימן שאלה במסגרת "תקיפה עקיפה" בתביעת הפרה, רב המשותף בין הסוגים השונים של קניין רוחני לגביהם מתנהל מרשם, ויש להצביע על טעם של ממש להבחין ביניהם. בפרט, אין בטענה שהליך רישומו של מדגם הוא למעשה הליך "במעמד צד אחד" כדי להבחין בין מעמד פנקס המדגמים לבין מעמדם של פנקס הפטנטים ופנקס סימני המסחר.

אכן, העובדה שתהליך הרישום של מדגם חסר ערובות מסויימות הקיימות בתהליכי הרישום של פטנטים וסימני מסחר חושפת אותו ליתר סיכון לטעויות. אולם, אין להסיק מכך כי אין כל משמעות ראייתית לרישום מדגם בפנקס. עם-זאת, ניתן להתחשב בכך במשקל שניתן לרישום, היינו, ניתן לייחס לעובדה זו משקל ראייתי.

מכל מקום, לשאלה על מי מבעלי הדין מוטל הנטל להוכיח טענה מסויימת חשיבות מעשית רק מקום בו בתום הערכת הראיות כולן מגיע בית-המשפט למסקנה כי כפות המאזניים מעויינות או מקום בו אף אחד מבעלי הדין לא הביא ראיות להוכחת טענתו. במקרים אלה, יפסוק בית-המשפט נגד הצד שעליו הנטל. ואולם, אם לאחר הערכת מכלול הראיות קובע בית-המשפט כי אחד מבעלי הדין הצליח לשכנע בצדקת טענתו לפי מאזן ההסתברויות, כך שניתן לקבוע קביעה פוזיטיבית בשאלה שבמחלוקת, הרי שמבחינה מעשית אין עוד חשיבות לשאלה על מי מוטל היה נטל ההוכחה מלכתחילה.

במקרה הנדון, אף שלא היה מקום להטיל את נטל ההוכחה על המערערת, לא נמצאה הצדקה להתערב במסקנה הסופית לפיה ראיות המשיבים עולות במשקלן על אלה שהביאה המערערת. בכלל זה לא נמצא כי נפלה שגגה בכך שבית-המשפט נתן משקל לפגמים שנפלו בהליך רישום המדגם. פגמים אלה משפיעים על משקל הרישום בפנקס כראיה לכאורה.

10.2 הכללים המנחים לפיצוי בגן הפרת זכויות במדגמים

ב- ע"א 3853/11 {רונית דגלי אומות בע"מ ואח' נ' רוני שטן ואח', תק-על 2013(2), 6887 (2013)} נקבע:

"הערה מקדימה אציין כי סעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, שעניינו בפיצויים בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים, ואשר נוקט בלשון "דמי הנזק שיפסוק בית-המשפט", אינו מונע - על-פי לשונו ועל-פי תכליתו - פיצוי המבוסס על נזק לכאורי שנגרם לבעל הזכות במדגם (להלן גם: "המעצב"), קרי - אובדן רווחים שניתן היה להפיק, או לחלופין פיצוי על בסיס רווחיו של המפר, כלומר, פיצוי בשל עשיית עושר ולא במשפט.

41. אלא מאי? סוגית הכללים המנחים לפיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים טרם נדונה בבית-משפט זה, למעט בפסק-דין אחד משנות השישים, שבו קבע השופט י' זוסמן כי "לא נקבע בסעיף 37(2) כל סכום מכּסימלי" לגבי דמי הנזק "כפי שיוערכו על-ידי בית-המשפט", והחזיר את הדיון לבית-המשפט המחוזי לצורך המשך בירור סוגיית הנזק (ע"א 269/63 גינת נ' סידס, פ"ד יז(4)ף 2551, 2553 (1963)).

42. בנסיבות העניין דנן, שלוש שאלות עומדות לדיון:

(א) השאלה המרכזית היא מהם העקרונות לפיהם יחושב הפיצוי עבור נזקיו של המעצב, בעל הזכויות במדגמים: האם ניתן לפסוק את הפיצויים על בסיס אובדן הרווחים של המעצב, או שיש לפסוק על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר?

(ב) השאלה המשנית היא האם הפיצוי המושתת על אובדן הרווחים יחושב על בסיס מניעת רווחים ריאליים או שמא רווחים פוטנציאליים; קרי - האם הפיצוי בגין הפרת המדגם יושתת על הנזקים הממשיים שנגרמו בפועל למערערות כתוצאה מאי-מכירת המוטות כמוצר נפרד (להלן: "תרחיש א'") או שמא על הנזקים התיאורטיים שנגרמו מאי-מכירת אותם מוטות בשילוב דגלים כחבילה אחת (להלן: "תרחיש ב'").

(ג) שאלה נוספת ואחרונה העומדת גם היא להכרעתנו בעניין דנן: האם יש מקום להורות על פסיקת פיצויים סטטוטוריים, קרי - ללא הוכחת נזק, כסעד חלופי, לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, ומהן אמות-המידה לפסיקת פיצויים אלה כשמדובר בהפרה חוזרת ונשנית של אותה זכות.

השאלה המרכזית - עקרונות חישוב הפיצויים לנזקי המעצב, בעל הזכויות במדגמים

43. בהיעדר כללים מנחים בסוגיית חישוב הפיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים לפי סעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים, בהיותה פקודה מנדטורית, ארכאית, נידרש לסקירת משפט משווה, במיוחד לדין האנגלי...

סיכום ביניים - הדין הזר

50. הן בהתאם לדין האנגלי, הן בהתאם לדין האמריקאי, אין מניעה מלפסוק פיצוי בגין הפרת זכויות במדגם רשום על בסיס אובדן הרווחים שניתן לייחס למעצב, או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר. זוהי הפרשנות הראויה ליציקת תוכן בסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים. פרשנות זו, כאמור, גם מתיישבת עם האינטרס שבמתן הגנה עודפת לבעל הזכויות במדגם הרשום ביחס לבעל הזכויות במדגם הלא רשום. מסקנתי זו ביחס לפרשנות הראויה לסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים מתחזקת גם לנוכח הדין הקנדי המאפשר גם הוא פיצוי בגין הפרת זכויות במדגמים רשומים על בסיס אובדן הרווח של המעצב או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר (ראו סעיף 15.1 ל- Industrial Design Act ).

51. בנסיבות העניין דנן אין אפשרות מעשית לפסוק את הפיצויים בגין הפרת המדגם על בסיס החלופה של "תמלוגים סבירים", לנוכח היעדרם של נתונים הכרחיים לצורך ההכרעה. על יסוד הטענות בערעור, נידרש איפוא עתה לבחינת פסיקת הפיצוי על בסיס החלופה שעניינה באובדן הרווח שנגרם למעצב. גבי דידי, מעצב המבסס את תביעתו בגין הפרת זכויות במדגם רשום על בסיס מסלול של אובדן רווח, חייב בהוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה שנגרמה לבין אובדן הרווח לו הוא טוען. זוהי גישת הפסיקה בארצות הברית, שבה נקבע כי מסלול של אובדן רווח אכן מחייב הוכחת קשר סיבתי... לפיו בלעדי ההפרה, בעל הזכות היה מצליח להפיק רווחים נוספים...

הוכחת הקשר הסיבתי

52. לצורך הוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין אובדן הרווח, אגדיר ארבעה קריטריונים מצטברים המהווים בעיניי את מבחני השכל הישר והציפיות הסבירה, אליהם אנו מורגלים בפסיקה הישראלית במסגרת דיני הנזיקין, בשינויים המחוייבים:

(א) הוכחת הביקוש בשוק עבור המוצר המוגן במדגם (להלן: "הוכחת הביקוש");

(ב) היעדרם של מוצרים תחליפיים בשוק הרלבנטי (להלן: "מוצרים תחליפיים");

(ג) היכולת של המעצב לספק את הביקוש (להלן: "יכולת לספק את הביקוש");

(ד) שיעור אובדן הרווח הפוטנציאלי המיוחס למעצב (להלן: "אומדן הרווח").

מבחנים דומים להוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין אובדן הרווח של בעל הזכות ניתן לזהות בין היתר בדין האנגלי..."

10.3 המידגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר

ב- ע"א 2287/00 {שוהם מכונות ומבלטים בע"מ ואח' נ' שמואל הרר ואח', תק-על 2005(4), 2296 (2005)} נקבע:

"לצד בחינת הסביבה המשפטית, ניתן לקבוע את טיב הסעד המשפטי גם על יסוד המשמעות החברתית המיוחסת למשאב שניטל... זכויות קנייניות, כפי שכבר נפסק, הן כולן פרי של הבניה חברתית - מבלי שבני החברה ייחסו לנכסים משמעות יהיו הזכויות בנכסים הללו נטולות כל ערך (ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4), 314, 354-353). כך, יש הטוענים כי המשאבים הזוכים בהגנה החזקה ביותר הם משאבים הנתפסים בחברה המערבית כמשאבים "מכוננים", כאלה המשקפים במידה הגבוהה ביותר את ה"אני"...

פסיקת בית-המשפט העליון דחתה, זה מכבר, עמדה הרואה בענפי הקניין הרוחני השונים משום מקשה אחת (ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3), 577, 622-621; ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin - Lines Bros S. A, פ"ד מח(4), 133, 158-157). על-כן ראוי, גם כאן, לצמצם את האספקלריה המשפטית דרכה נבחן את המשאב שלפנינו לדיני הקניין הרוחני הנוגעים למדגמים, ובפרט לכאלה הנושאים תכלית מסחרית-פונקציונלית.

מדגם - כך קובע סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן: "הפקודה") - "אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית". מדגם העומד בתנאי הפקודה, לאמור שהינו "חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" (סעיף 30(1) לפקודה), ירשם על-ידי רשם המדגמים. אשר לתכליתו:

"המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה...הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי, באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי. יחד-עם-זאת, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה - כך על-פי הסיפא להגדרת המדגם - מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא."

(ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות, פ"ד נז(3), 702, 710-711)."

10.4 פסלות הנטילה

ב- ע"א 2287/00 {שוהם מכונות ומבלטים בע"מ ואח' נ' שמואל הרר ואח', תק-על 2005(4), 2296 (2005)} נקבע:

"פסלות הנטילה

21.  מידת הפסלות שדבקה בנטילת המשאב עשויה, אף היא, להשפיע על מיהות הסעד:

היקף סעד ההשבה - כמו גם היקף סעד המניעה - נגזר ממימד אי-ההגינות שבתחרות של המעתיק או המחקה. ההשבה היא בגין התעשרות שצמחה עקב ההתנהגות הלא הוגנת; המניעה תהא לאותו פרק זמן שימנע את אי ההגינות שבהתנהגות המעתיק או המחקה (פרשת א.ש.י.ר, 486-485).

כאמור, המבלטים שבפנינו יוצרו על-פי שרטוטים שהופקו מחלקי מבלטים של המערערת. שרטוטים אלו הופקו ממוצר קיים, על-מנת לייצר מוצר שכמותו. העתקה שכזו מכונה בספרות המקצועית "הנדסה חוזרת" (reverse engineering). אמנם, נטילה באמצעות הנדסה חוזרת נחשבת כ"אמצעי הוגן" בתורת המשפט האנגלו-אמריקאית (ראו דיון נרחב בכך בספרו של מ' דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר (תשס"ב) 341-333), ודומה הוא המצב המשפטי בשיטתנו, כיום, לאחר שנחקק חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"). ואולם, חוק זה נחקק לאחר התגבשות התביעה בתיק זה, ועל-כן אין לו תחולה בענייננו. יתירה-מכך, ההכרה בקיומה של עילה בעשיית עושר ולא במשפט בגין השימוש בהנדסה חוזרת מבוססת על קיומו של "יסוד נוסף", לצד השימוש בפרקטיקת ההנדסה החוזרת. על-כן, גם אם הנחת המוצא הנה שאין בתהליך "ההנדסה החוזרת", כשלעצמו, כדי להצמיח פסול, עדיין עשויות נסיבות מסויימות המצטרפות אליו, כדוגמת רמת השקעות גבוהה בפיתוח התוצר; ייחודיות התוצר; חומרה רבה בחיקוי; היעדר שהות מספקת למפתח התוצר לשיפוי בגין ההשקעות ונסיבות נוספות - להשפיע על טיבו של הסעד הניתן מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט (מ' דויטש בספרו הנ"ל, בעמ' 263).

22.  מידת הפסלות המאפיינת את הנטילה מושפעת ממספר שיקולים.

השיקול הראשון כרוך בתיאורית העבודה מבית מדרשו של לוק (Jeremy Waldron The right for private property (1988)137-252). בפרשת א.ש.י.ר, עת נדונה הזכאות מכוח דני עשיית עושר ולא במשפט, נשמעו הצדקות מתחום תיאוריית העבודה מפי הנשיא ברק:

ערכים ואינטרסים נוגדים, אשר יש להתחשב בהם, קשורים ביוצר ובעידוד יצירתו. אינטרס החברה הוא לעודד יוצרים, ובכך להרחיב את הידע האנושי... אינטרס הפרט הוא לאפשר לו לקצור פרי עמלו, ולמנוע מצב בו "האחד זורע והאחר - ללא עמל משלו - קוצר" (בלשונו של השופט פיטני (‎Pitney) בפרשת ‎International News Service הנ"ל, בעמ' 72). הדבר נוגד את תחושת המוסר שלנו, כאשר אדם אינו יכול ליהנות מפרי יצירתו. אדם אחר מחקה ומעתיק את יצירתו. השופטת שטרסברג-כהן עמדה על האינטרס של הפרט להגן על "הידע, הזמן והמשאבים שהוא משקיע בעסקו, על שיטות ייצור שפיתח..." (פרשת א.ש.י.ר בעמ' 472).

דברים ברוח דומה מובאים גם בפסק-דינה של השופטת שטרסברג-כהן:

"נראה לי כי האינטרס של הפרט שלא יעתיקו עבודה יצירתית שעשה ובה השקיע מזמנו, ממרצו, ממחשבותיו, מכישוריו וממשאביו, ראוי באופן עקרוני להגנה במסגרת דיני עשיית עושר..."

(פרשת א.ש.י.ר, 417-416)

ניתן לראות בעצם הנטילה השיטתית של פרי עמלו של אחר התנהגות בלתי הגונה המקימה סעד בעשיית עושר. עמד על כך השופט זמיר:

נראה לי כי בדרך-כלל החומרה המיוחדת תצמח משילוב של נסיבות הנוגעות ליצרן מצד אחד ולמעתיק מצד שני. מצד היצרן נדרש, כאמור, שהמוצר יגלם קניין רוחני. מצד המעתיק נדרש שתהיה העתקה מלאה של המוצר (להבדיל מהשראה, חיקוי או העתקה חלקית, המשמשים בסיס לפיתוח נוסף), שנעשתה ביודעין ובמכוון, ללא הסבר או צידוק מעבר לרצון להתעשר על חשבונו של אחר, שתכנן ופיתח את המוצר. לדעתי, במקרה כזה די בדרך-כלל בחומרת ההעתקה, ללא צורך ביסוד נוסף, כדי להקנות זכות להשבה (פרשת א.ש.י.ר, בעמ' 493).

23.  ההצדקות לעניין עצם הזכאות רלוונטיות גם לעניין הסעד. ראוי לפסוק סעד, המשקף באורח מידתי את הערך המוסף הגלום בעבודת המערערת ועל-ידי כך להימנע מלתן לה הגנה עודפת. בנוסף, יש לבחון האם נשען המשיב על עלויות מיוחדות שנדרשו למערערת לשם ביצוע עבודתה - עד כמה צמצמו מאמציה של המערערת את הוצאותיו של המשיב (ע"א 347/90 סודה גל נ' ספילמן, פ"ד מז(3), 459) והאם התרומה הסיבתית הדומיננטית להפקת הרווח על-ידי המשיב נעוצה בעמלה של שוהם אשר פיתחה את המוצר.

השיקול השני הנלקח בחשבון בבחינת פסלות הנטילה נעוץ בהגדרת הסעד כמכשיר הרתעתי המיועד למנוע הפרתם של כללי תחרות הוגנת. אמנם, במסגרת המשפט האזרחי, עשוי להיראות בלתי-צודק "להעניש" את המפר של כללי התחרות או לזכות את הנפגע ב"פרס" שהוא לא ציפה לו; ברם, לפסיקת ההשבה יש נפקות חשובה ביצירת תמריץ שלילי, המונע הפרות דומות בעתיד..."

10.5 הגנת המדגם

ב-עא 7125/98 { מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות, פד נז(3), 702(08/05/2003)} נקבע:

"הגנת המדגם

6. מדגם - כך קובע סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן: "הפקודה") - "אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית".

מדגם העומד בתנאי הפקודה, לאמור שהינו "חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" (סעיף 30(1) לפקודה), ירשם על-ידי רשם המדגמים.

המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה...

הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי, באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי. יחד-עם-זאת, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה - כך על-פי הסיפא להגדרת המדגם - מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא...

משנרשם המדגם, נהנה בעליו הרשום מזכות יוצרים למשך התקופה הקבועה בפקודה (בסעיף 33). מאחר שדיני המדגמים נועדו להגן על הצורה עצמה, מוענק לבעל המדגם מונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת. המדובר בזכות מונופוליסטית שלילית, המונעת מכל אדם, זולת בעל המדגם...

מבחן העין

7. ההכרעה אם מוצר מסויים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר, נעשית על-פי "מבחן העין"...

העין בה מדובר לאו עינו של בית-המשפט היא, אלא עינו של הצרכן, קרי: אותו אדם שהמוצר מכוון אליו...

בית-המשפט נדרש, בראש ובראשונה, לקבוע מיהו הצרכן הרלבנטי להליך הנדון בפניו, אשר בעיניו תבחן שאלת ההפרה. ככלל, הצרכן הפוטנציאלי, אשר בעיניו נבחן המוצר, הוא "הצרכן הממוצע" או "הצרכן הסביר", הרוכש את המוצר מבלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת ומבלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק... עם-זאת, יתכנו מקרים בהם יחייב אופיו של המוצר, כי ההשוואה תיערך בעיניו של מומחה לדבר (כ"בעל המקצוע הממוצע" שבסעיף 5 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967) בהיותו הצרכן הנכון.

בשלב השני, צריך בית-המשפט לקבוע את מהות המוצר (ה"חפץ", כלשון הפקודה), העומד להשוואה. בית-המשפט יברר, לצורך כך, כיצד נמכר המוצר או כיצד נעשה בו שימוש בפועל.

לבסוף, מששם בית-המשפט לנגד עיניו את הקונה הרלבנטי של המוצר, המבקש לרכוש את המוצר בתנאים הרגילים בהם עומד הוא למכירה או לשימוש, שומה עליו להשוות בין המוצרים ולקבוע אם המוצר האחר מהווה "חיקוי בולט" של המוצר המוגן במדגם.

8. שני השלבים הראשונים קלים הם להכרעה ומצריכים בדיקה עובדתית גרידא.

לעומתם, מעוררת ההשוואה, המתבצעת במסגרת השלב האחרון, את עיקר הקושי.

הקושי נובע מכך שהגנת המדגם משתרעת - כך על-פי סעיף 37 לפקודה - לא רק על המדגם הרשום עצמו ועל "חיקוי תרמית" שלו, אלא גם על "חיקוי בולט הימנו". מכאן, שגם מוצר שאינו זהה למוצר המוגן, עשוי להפר את המדגם בהיותו "חיקוי בולט".

כיצד, איפוא, תיערך ההשוואה בין המוצרים? באילו מקרים יחשב מוצר ל"חיקוי בולט" של מדגם ובאילו מקרים יקבע כי הוא שונה מן המוצר המוגן באופן השולל הפרה? בית-המשפט העליון כמעט שלא נדרש לסוגיה זו. ניסיון להתוות כללים מנחים נמצא בפסיקת בתי-המשפט המחוזיים, בהחלטות רשם הפטנטים, בספרות ובפסיקת המשפט המשווה. ננסה להלן לעמוד על אחדים מכללים אלה.

9. במאמר מוסגר יצויין, כי המשפט האנגלי משמש מקור רלבנטי להסתמכות בסוגיה הנדונה, שכן סעיף 37 הנ"ל, האוסר על שימוש ב"מדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו" אינו אלא העתק מילולי של החוק האנגלי...

יחד-עם-זאת, יש ליתן את הדעת לכך שהחוק באנגליה תוקן בשנת 1949 וקובע כיום מבחן שונה, לפיו מוענקת לבעל המדגם הזכות הבלעדית לעשות שימוש במדגם עצמו ובמדגם "שאינו שונה מן המדגם המוגן באופן מהותי"... הגם שהתיקון האמור תואר על-ידי מלומדים כמהותי, לא חל, בפועל, כל שינוי באופן שבו נוהגים בתי-המשפט באנגליה לבחון מקרי הפרה ((3.177-3.178) Russell-Clarke, p.86,) מקום בו תהיה לתיקון חשיבות לענייננו יצויין הדבר במפורש).

הליך ההשוואה: התרשמות כוללת

10. ההשוואה הראויה, צריך שתעשה על-ידי בחינת תדמיתו הכוללת של המוצר, כפי שנקלטה בעינו של הצרכן הרלבנטי. הדגש מושם על התרשמות הצרכן מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה, אך גם אינו שטחי כשל עובר אורח מזדמן...

בתי-המשפט המחוזיים, שנדרשו לא אחת לסוגיה, חזרו ותארו את הליך הבדיקה הנדרש. כך, נפסק לעניין זה כי "ההשוואה הראויה שומה עליה שתעשה עלפי מראית עין ולא על-פי דקדוקי חישובים של מודדים מומחים הבוחנים את המתקנים 'בזכוכית מגדלת'. המבחן הראוי הוא מבחן ההתרשמות הנוצרת בעין המתבונן הרגיל, על-ידי התדמית הכוללת של המוצר..." (ת"א (ב"ש) 840/86 מרססי דגניה נ' יאיר אברהם (לא פורסם)); עוד צויין כי "יש לבחון את הופעתו הכללית של החפץ הנבחן ולא פרט זה או אחר שבו... השאלה היא אם הצורה דומה במידה כזו שניתן להבדיל בין מדגם אחד לשני ללא עיון מדוקדק, שהרי הקונה הפוטנציאלי הרגיל, אינו חושב ואפילו לא צריך לחשוב שמציעים לו למעשה לעיתים קרובות, אפילו בתום-לב, חיקוי למדגם שאותו הוא רוצה ולא את המדגם עצמו" (ת"א (ת"א) 3161/81 רזין נ' תפן תעשיות מוצרי פלסטיקה נחשולים (לא פורסם)); ובמקום אחר הובהר כי ההשוואה צריך שתעשה על-פי "החוזי הכללי" של המוצר, שהוא שנחרת בזיכרונו של הצרכן...

ובאופן דומה נפסק בארצות הברית, כי ההשוואה בין מדגם רשום לבין מוצר קיים, צריך שתעשה תוך שימת דגש על ההתרשמות מן המראה הכולל של המוצרים...

יוער כי במסגרת המשפט האמריקאי, נתונה למדגם הגנה השונה באופייה ובטיבה מן ההגנה הנתונה ל"מדגם הישראלי": המדגם מוגן כסוג של פטנט ("design patent") והוראות החוק המתייחסות ל"פטנט התועלתי" ("utility patent") מוחלות, בשינויים המתאימים, גם על המדגם הרשום (U.S.C. 171 35) ופרשנותו בפסק-הדין בעניין ((Rains v. Niaqua, Inc., 406 F.2d 275 (2nd Cir. 1969) עם-זאת, האופן בו נבחנת הפרה כמבואר לעיל יפה גם לענייננו.

בחינת חשש להטעיה

11. כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצרים, שאינו מגיע לכלל זהות, נוהגים בתי-המשפט להמשיך ולבחון אם הצרכן הרלבנטי עשוי לטעות בין המוצר המוגן לבין המוצר האחר... במקרים בהם סבור בית-המשפט כי אמנם עלול הצרכן לטעות בין שני המוצרים, אף אם יש ביניהם שוני מסויים, יראה בכך בית-המשפט אינדיקציה לכך שמדובר בהפרה וההיפך...

הטעיה נבחנת אף במסגרת המשפט האמריקאי. שלב ההשוואה, שתואר לעיל, כולל שני מבחנים מצטברים: "the ordinary observer test" ו- "the point of novelty test" בגדרו של המבחן הראשון, בוחן בית-המשפט אם מידת הדמיון בין המוצרים עולה כדי הטעית הקונה...

בחינת החשש להטעיה בין המוצרים הינה, למעשה, מבחן עזר, השאול מדיני גניבת העין וסימני המסחר, במסגרתם נבחן קיומו של "דמיון מטעה" (לעניין סימני מסחר הובהר לאחרונה, ב- רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ (טרם פורסם), כי למרות שהגדרת המונח "הפרה" בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 אינה כוללת דרישה כי הדמיון בין סימנים יהיה בעל אופי מטעה, חייב התובע להוכיח, כי הסימן האחד דומה לשני עד כדי הטעיית הציבור - שם, סעיף 11 לפסק-הדין). מבחן עזר זה מאפשר לבית-המשפט לעמוד על מאפייניו החזותיים הדומיננטיים של המדגם הרשום - אותם מאפיינים הנצרבים בזיכרונו של הצרכן, בעלי משיכת העין הנדרשת. ההנחה היא שאם הצרכן עשוי לטעות בין המוצרים, סימן הוא שהמוצר המתחרה הפר את "הגרעין החזותי" של המוצר המוגן...

12. לצורך בחינת החשש להטעיה בין המוצרים, רשאי בית-המשפט להשוות בין המוצר המוגן במדגם לבין המוצר האחר, כשהם מונחים בנפרד זה מזה...

ואמנם, במספר עניינים ציינו בתי-המשפט המחוזיים, כי אין לערוך השוואה מדוקדקת בין המוצרים כשהם מונחים זה לצד זה... זאת הן משום שהצרכן המצוי אינו נבחן, בדרך-כלל, על-ידי כך שמציגים בפניו את שני המוצרים יחדיו, והן משום שאדם המכיר היטב את שני המוצרים ממילא אינו צפוי להחליפם זה בזה.

קביעה זו נסמכת על ההנחה לפיה זכרונו של הצרכן אינו מושלם ועל-כן אין הכרח בזהות של ממש בין המוצר המפר והמדגם הרשום. בית-המשפט עשוי לקבוע כי מדובר בהפרה, על-אף קיומם של הבדלים בהם ניתן להבחין בנקל בהשוואת המוצרים זה מול זה, אם סביר שהצרכן לא יזכור הבדלים אלה כשהוא יתקל במוצרים כשהם בנפרד זה מזה...

בשולי הדברים יודגש, כפי שבואר לעיל, כי מבחן החשש להטעיה הוא מבחן עזר בלבד. אשר-על-כן, אין הכרח כי בית-המשפט ישתכנע שהקונה הרלבנטי עלול לטעות, לא כל שכן אין נדרש כי תוכח בראיות הטעיה בפועל.

היקף ההגנה

13. פרמטר רלבנטי נוסף, שיש להביאו בחשבון בהערכת השינויים שנתגלו בהשוואה בין המוצרים, הוא היקף ההגנה הניתן למדגם הרשום, הנגזר ממידת החידוש או המקוריות שבו.

ככלל, צריך המדגם להראות צורה או קישוט בחפץ שהם שונים באופן ניכר ממה שהיה ידוע קודם לכן ושינויים קלים המקובלים במסחר אין די בהם כדי להעניק למדגם את החידוש והמקוריות הדרושים על-פי הפקודה (זליגסון יסודות דיני זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים, 196 (1963)). עם-זאת, בתחומים מסויימים תבוא דרישת החידוש או המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. כאלה הם, למשל, תחומים בהם מוגבלת "חירות העיצוב" של היוצר עקב טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר או תחומים בהם מתרבה מספר המדגמים במהירות - בכל אלה יכולים שינויים מועטים לעלות כדי חידוש (ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון נ' אקרשטיין תעשיות הנ"ל). בתחומים כאמור, בהם יש מרווח תמרון קטן יחסית בעיצוב הדגמים השונים, אין לפרוש את הגנת המדגם בצורה רחבה מדי ולפיכך תינתן למדגם הרשום הגנה בהיקף צר ומוגבל יותר.

בית-המשפט נדרש, איפוא, לבחון את מידת החידוש והמקוריות במדגם הרשום ולהשוותו למוצרים קודמים הקיימים בתחום הרלבנטי. אם ימצא כי החידוש או המקוריות שבמדגם אינם משמעותיים, עשוי בית-המשפט, באופן דומה, לשלול טענת הפרה, על יסוד שינויים קלים בלבד, שהוכנסו במוצר החדש..."

10.6 תכלית ההגנה על מדגמים

ב- ע"א 3406/96 {סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ, פורסם באתר נבו (1999)} נקבע:

"המדגם מיועד להעניק לבעליו בלעדיות על עיצוב חדש או מקורי. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה ואת אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה. האינטרס המוגן הוא הקניין בצורה עצמה. הגדרת הזכות והיקפה נמדדת לפי הצרכים המיוחדים של הצורה התעשייתית (כעולה מן ההגדרה). העיצוב התעשייתי משמש מקדם המכירות הראשוני של המוצר, איש יחסי הציבור, של המוצר התעשייתי. משום כך הועבר מרכז הכובד לפוטנציאל הצורני של העיצוב לעין הצרכן. הצורה צריכה למשוך את עין הצרכן הרלבנטי, ומשיכת העין אינה מתמצית במראה אסתטי כלשהו אלא ביסודות צורניים, שיש בהם כדי להשפיע על בחירת הצרכן" (ראו גם ע"א 7125/98 מיפרומאל נ' קליל, פ"ד נז(3), 702, 709 (2003))."

11. ההלכה הפסוקה בדיני מדגמים

11.1 תביעה בגין העתקת דגמי החברה

ב- ת"א (מרכז) 43942-03-14 {שוגון תיקים ומוצרי עור בע"מ נ' אפולו - אדקס בע"מ ואח', תק-מח 2015(4), 22669 (2015)} עניינה של התביעה בחמישה דגמי תיקים אותם מייצרת ומשווקת התובעת.

אליבא  התובעת, הנתבעים העתיקו באופן שיטתי ונרחב דגמים מובילים של מוצריה, תוך הפרה של כללי התחרות ההוגנת, וכתוצאה מכך התעשרו שלא כדין על חשבונה. מכאן התביעה שעילתה בדיני עשיית עושר ולא במשפט ובעוולת הרשלנות.

במסגרת התביעה נתבקשו סעדים של צו מניעה האוסר על הנתבעים לייצר, לייבא, להפיץ ולמכור את דגמי התובעת; צו עשה לאיסוף הדגמים המפרים; צו למתן חשבונות וכן פיצוי כספי בסך 600,000 ש"ח.

הנתבעות 3-1 הן חברות שפועלות יחדיו, כמקשה אחת, תחת שליטתו הבלעדית של הנתבע 4, מר אורן, ותחת המותג "פולו סטאר", שהינו סימן מסחר רשום בבעלותיהן. הנתבעים עוסקים, בין היתר, בייבוא ובשיווק תיקים והינם מתחרים עסקיים של התובעת.

בין שוגון לנתבעים התקיימה בעבר פעילות עסקית, במסגרתה רכשו ממנה הנתבעים את דגמי התיקים. מכאן, שהנתבעים היו מודעים למידת הפופולריות שזכו להם דגמים אלה.

במהלך שנת 2013, התברר לשוגון שהנתבעים העתיקו ממנה את דגמי התיקים, אותם רכשו מספר חודשים לפני כן. הנתבעים החלו למכור את דגמי התיקים במחיר מוזל, בין היתר, ללקוחותיה של שוגון.

שיטת הפעולה של הנתבעים היתה העתקה מדוייקת, מאסיבית ושיטתית של דגמי התיקים, בבחינת "מעשה קוף", לרבות עיצובם וסידורם של האלמנטים המרכיבים אותם {כגון: אופן חלוקת התא ומיקומו, מערכת הצבעים, אביזרים נלווים וכיוצא בזה}. כל זאת, במטרה "לרכב על גבה" של התובעת. שיטת פעולה זו מהווה תחרות בלתי-הוגנת ומנוגדת לכללי המסחר ההוגן. שיטת פעולה זו החלה לאחר שהנתבעים הפסידו בתביעה דומה שעניינה בחיקוי דגם פרי עיצובם, ועל רקע הבנתם שמדובר בתחום פרוץ של "לית דין ולית דיין".

מנגד, הנתבעים טענו כי כל אחד מהנתבעים הוא אישיות משפטית העומדת בפני עצמה. אין לראותם כ"מקשה אחת" ואין לייחס את מעשיו של אחד מהם לכולם.

עוד נטען, כי דגמי התיקים אינם מקוריים, ייחודים או חדשניים. אלו הם דגמים סטנדרטיים שקיימים אצל חברות רבות העוסקות בייצור ושיווק תיקים. דגמים אלו מצויים בשפע גם בתערוכות המציגות מוצרי תיקים, המתקיימות פעמיים בשנה, בהן משתתפים נציגי הנתבעים בקביעות. גם שוגון פוקדת את אותן תערוכות ומייצרת את מוצריה בסין. מוצרים אלה נעדרים כל מוניטין ומאפיין ייחודי ומקורי.

בית-המשפט קבע, כי קיימים הבדלים בחזותם של התיקים שהוצגו. הבדלים אלו באים לידי ביטוי הן בהיבט העיצובי, הן בהיבט איכות המוצר והן בהיבט זהות האלמנטים המרכיבים את המוצר. לכל אלה יש להוסיף את התוויות שמחוברות לכל התיקים בצבע לבן וכן תוויות הקרטון הגדולות יחסית שמחוברות בלולאת פלסטיק לבנה אל התיקים. הכיתוב "POLO STR" מופיע באופן בולט, הן בתוויות הלבנות שתפורות אל תיקים אלה והן בתוויות הקרטון השחורות שצמודות לתיקים בלולאת פלסטיק.

בהתחשב בכל אלה, נקבע, איפוא, שקיים דמיון בין דגמי התיקים של שוגון לבין אלה של אפולו, אך דמיון זה אינו עולה כדי דמיון חזותי מטעה.

עוד נקבע, כי אין לשוגון עילת תביעה טובה, הראויה להגנה בבית-המשפט, וממילא אין מקום להידרש לטענותיה לגבי הנזקים שנגרמו לה. התביעה נדחתה.

11.2 מדגם יהיה חדש ומקורי

קיימים שלושה תנאים מוקדמים לרישומו של מדגם: (1) המבקש הינו הבעלים של המדגם; (2) המדגם הינו חדש או מקורי; (3) המדגם לא נתפרסם בישראל קודם להגשת הבקשה {ת"א (חי') 21740-03-14 ס.ה.ל. - אלובין בע"מ נ' אקסטל בע"מ, תק-מח 2015(4), 46527 (2015)}.

בדרישה שהמדגם יהיה "חדש או מקורי" הושם הדגש על כך שההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקלוט ואין הגנה לחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו. הדגש במדגם הוא על משיכת העין, כאשר אין לראות במוצר כמושך את העין אם משיכה זו מופנית להתאמה.

ב- ע"א 7125/98 {מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פורסם באתר נבו (08.05.03} בית-המשפט קבע:

"המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה... הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי, באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי. יחד-עם-זאת, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה - כך על-פי הסיפא להגדרת המדגם - מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא..."

ב- ע"א 3406/96 {סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ, פורסם באתר נבו (01.03.99)} בית-המשפט קבע:

"... תימוכין לגישה זו מוצאים אנו בהגדרת המדגם המציבה, לצד הדרישה הפוזיטיבית לקיומה של משיכת עין, דרישה נגטיבית השוללת את הגנת המדגם מצורה פונקציונאלית. המוצר אינו מושך את העין כאשר משיכת העין מופנית לערך המוסף של התאמה לתפקוד או התאמה להרכבה, להבדיל ממשיכת עין בזכות הצורה עצמה (ראה: ע"א 430/67 שרנוע בע"מ נ' תנובה בע"מ, פ"ד כב(1), 113).

כללו-של-דבר, העיצוב התעשייתי חייב להיות מכוון אל עין הצרכן. משיכת העין צריכה להיות רלבנטית ואופרטיבית, במובן זה שהעיצוב ישפיע על החוש הויזואלי של הצרכן ויתאים למטרתו הצרכנית. ומכאן כי גם בחינתו של המוצר חייבת להיעשות על יסוד מטרתו הצרכנית הנתפשת בעינו של הצרכן."

11.3 הפרת מידגם

ב- ת"א (מרכז) 44870-09-13 {קיסריה עיצוב בנוף בע"מ נ' אופק לייצור ריהוט גן ורחוב בע"מ ואח', תק-מח 2016(2), 37677 (2016)} עניינה של התובענה הוא בטענת התובעת {להלן גם: "קיסריה"} בדבר הפרת מדגמיה הרשומים ביחס לספסלי רחוב: מדגם מספר 36796 {להלן: "מדגם רגלי הבטון"} ומדגם מספר 36797 {להלן: "מדגם רגלי הצינור"}.

עילות התביעה הן הפרת מדגם ועוולת גניבת עין. בכתב התביעה נזכרו עילות נוספות, אולם הן נזנחו בסיכומי התובעת. הסעדים הנתבעים הם: צווי מניעה קבועים המונעים מהנתבעים להפר בדרך כלשהי את המדגמים נשוא התובענה, צו למתן חשבונות, פיצויים בסך 350,000 ש"ח, וכן פסיקת הוצאות ושכר-טרחת עורך-דין.

התובעת והנתבעת 1 הן חברות מתחרות בתחום העיצוב הסביבתי. התובעת הינה הבעלים של המדגמים נשוא התביעה, המגנים על עיצובם של ספסלי רחוב. תוקפם של שני המדגמים הוא מיום 28.07.02, ולגבי שניהם הוארכה תקופת ההגנה עד ליום 28.07.17.

שני המדגמים הוגשו לרישום בד-בבד. הצהרת החידוש של מדגם רגלי הצינור קובעת כי "החידוש הוא בפרופיל הספסל כפי שנראה מהצדדים", והצהרת החידוש של מדגם רגלי הבטון קובעת כי "החידוש הוא בצורת הרגליים של הספסל". הספסלים המוגנים על-ידי שני המדגמים זהים בעיקרם, והשוני ביניהם הוא בצורת הרגליים בלבד.

לטענת התובעת, הנתבעים העתיקו את המדגמים נשוא התביעה ובכך הפרו אותם. במוצרי הנתבעים קיימים עיקרי האלמנטים המאפיינים את מדגמי התובעת, לרבות החומרים, הצורה, המבנה והגודל של המוצר. הדמיון קיים, בין היתר, ביחס לצורה המעוקלת של פרופיל הספסל, לקיומם של חריצים בפרופיל, לזווית הייחודית של החיבור בין המושב למשענת, ולרגלי הספסלים, המעוצבים באופן זהה כמו מרובע בעל צלעות מעוקלות. הגנת המדגם חלה על הצורה הכוללת של הספסל, כפי שנראה מהצדדים ולחוזי הכללי שלו, ולא לפרט מסויים או שילוב ספציפי של פרטים, כטענת הנתבעים.

לא ניתן לקבל את עמדת הנתבעים להיעדר דמיון בין מוצריהם לבין הרכיבים המפורטים בהצהרות החידוש, שכן אין בשינויים קטנים כדי להשיג תוצאה ויזואלית שונה מהמדגם שאינה מהווה הפרתו.

הדרך לבחינת הפרת מדגם היא בחינת הדמיון בין המוצר הנטען כמפר לבין השרטוט המצורף לתעודת המדגם. הנתבעים בוחנים את הדמיון בין המוצרים מנקודת המבט של היצרן, כלומר מבחינת הייצור והמרכיבים, ולא מנקודת המבט של הצרכן, שהיא נקודת המבט הרלבנטית בדיני המדגמים.

הצרכנים הרלבנטיים, שבעיניהם יש לבחון את ההפרה, הם לקוחות התובעת, שהם מגוונים מאוד - הן רשויות עירוניות ומוסדות גדולים, והן חברות וארגונים קטנים. לגבי האחרונים, סביר שאינם נעזרים באנשי מקצוע מתחום האדריכלות והעיצוב הסביבתי בבחירת ספסלים. אף אם מקבלים את עמדת הנתבעים שהצרכן הרלבנטי, בעיניו יש לבחון את ההפרה, הוא איש מקצוע בתחומים אלה, הרי שהתובעת הוכיחה שאף בעיני איש מקצוע מוצרי הנתבעים דומים מאוד למדגמי התובעת. הדבר הוכח, בין היתר, בחקירתו הנגדית של המהנדס וליד וותד.

מנגד, הנתבעים טענו, כי יש להגביל את ההגנה על מדגם לחלק בו מצוי החידוש, לפי האמור בהצהרת החידוש שבתעודת רישום המדגם, אולם טענת התובעת כי מדגם רגלי הבטון הוא ווריאנט של מדגם רגלי הצינור אינה מצויינת בתעודת רישום המדגם. לפי הצהרת החידוש של מדגם רגלי הבטון, החידוש הוא בצורת הרגליים של הספסל בלבד.

אף אם הולכים לפי שיטת התובעת, ומקבלים את טענת הווריאנט, יש לבחון למה הכוונה בהצהרת החידוש של מדגם רגלי הצינור, לפיה החידוש הוא בפרופיל הספסל כפי שנראה מהצדדים.

לטענת הנתבעים, משמעות הדבר היא שההגנה הניתנת למדגמים מצומצמת ביותר, ודי בשינוי רכיב אחד ממכלול הרכיבים כדי לצאת מתחולת ההגנה המדגמית.

בית-המשפט הגיע לכלל מסקנה כי ההבדלים בין הספסלים, גם אם הם אינם הבדלים גדולים, מהווים שוני משמעותי דיו בין הספסלים בעינו של הצרכן הרלבנטי הרוכש את המוצרים בתנאים הרגילים, ועל-כן מדגמי התובעת לא הופרו.

המסקנה כי המדגמים לא הופרו מתחזקת לאור הכתוב בהצהרות החידוש של המדגמים, שביחס אליהן בלבד יש לבחון את ההפרה, ולאור הממצא כי מידת החידוש והמקוריות במדגמים נשוא התביעה היא מעטה ביחס למוצרים קודמים ואחרים בתחום ספסלי הרחוב.

עוד נקבע, כי משאין סכנת הטעיה לא מתקיימת עוולת גניבת עין. התביעה נדחתה.

12. סיכום

הבאנו לעיל את הכלים העומדים למי שטוען להפרת העיצוב, תביעה, צו מניעה וסעדים שונים בגדר פקודת הנזיקין ועוולות מסחריות. להלן יידונו עילות מכוח דברי חקיקה שונים {יוער, לא כל דברי החקיקה יובהרו אלא רק חלקם}. אלה יידונו להלן במסגרת שערים שיוחדו לכל נושא באספקלריה של פסיקה קודמת הניתנת ליישום גם כיום לאחר חקיקת חוק העיצובים.